Fall 5 | Zurückweisung einer Markenanmeldung eines Unternehmens für intelligente Bildgebung und tragbare Hardware – Entkräftung einer auf einem „gemeinsamen Präfix“ beruhenden Verwechslungsbeurteilung durch einen Gesamtvergleich

[Fallüberblick]

(1)Sachverhalt im Fokus

Ein Unternehmen für intelligente Bildgebung und tragbare Hardware, dessen Hauptgeschäft Bildgebungsgeräte, Kopfhörer, tragbare Hardware und zugehörige Softwaredienstleistungen umfasst, meldet über seine ausländische Gesellschaft Marken im Ausland an. Am 22. August 2025 beantragte der Mandant in Kanada die Eintragung von „Headii“ in den Klassen 9 und 42.

Am 12. Mai 2026 erließ das kanadische Amt für geistiges Eigentum einen ersten Prüfungsbescheid. Unter Berufung auf Artikel 12 (1)(d) des kanadischen Markengesetzes stellte es eine Verwechslungsgefahr mit der unter der Nummer TMA1,295,468 eingetragenen Marke „HEADY ON THE ROAD“ fest, deren Inhaberin EXCEL TEAM MANAGEMENT LIMITED ist. Der Prüfungsbescheid betraf sämtliche benannten Waren und Dienstleistungen.

Der Fall wies drei zentrale Schwierigkeiten auf: Der Prüfer stützte seine Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Wesentlichen auf das beiden Marken gemeinsame Präfix aus den vier Buchstaben „HEAD“ und neigte damit zu einem isolierten Vergleich einzelner Bestandteile. Um diese Beurteilung zu entkräften, musste der Blick wieder auf die Marken in ihrer Gesamtheit gelenkt werden. Die entgegengehaltene Marke war erst im März 2025 eingetragen worden; da seit der Eintragung noch keine drei Jahre vergangen waren, konnte kein Antrag auf Löschung wegen Nichtbenutzung gestellt werden. Zudem überschnitten sich die Warenverzeichnisse beider Seiten in Klasse 9 bei Kopfhörern. Kopfhörer zählen jedoch zu den Hauptprodukten des Mandanten, und die entgegengehaltene Marke würde auch die vom Mandanten für einen späteren Zeitpunkt geplanten ergänzenden Markenanmeldungen beeinträchtigen.

(2)Vertretungsstrategie

Das Liangma-Markenteam koordinierte die Verteidigungsstrategie und die rechtliche Analyse in chinesischer Sprache und erarbeitete gemeinsam mit einer kanadischen Partnerkanzlei vor Ort eine förmliche Stellungnahme in englischer Sprache. Anhand der fünf gesetzlichen Faktoren nach Artikel 6 (5) des kanadischen Markengesetzes wurde eine dreistufige Verteidigungsargumentation aufgebaut.

Erste Stufe: Angriff auf die Ähnlichkeitsbeurteilung durch einen Gesamtvergleich anstelle einer Zerlegung in Einzelbestandteile. Im Schriftbild ist Headii ein reines Wortzeichen aus sechs Buchstaben und ein Fantasiewort; die entgegengehaltene Marke ist hingegen eine aus vier Wörtern bestehende Wortfolge mit grafischer Gestaltung. „ON THE ROAD“ bildet bei der Wahrnehmung durch die Verbraucher den zentralen visuellen Bestandteil. Klanglich ist die erste Marke zweisilbig und endet auf das besondere doppelte „i“, während die zweite eine fünfsilbige Wortfolge mit einem völlig anderen Aussprache- und Betonungsrhythmus ist. Begrifflich hat die erste Marke keine Wörterbuchbedeutung, während die zweite die Vorstellung eines vom Reisen und Unterwegssein geprägten Lebensstils vermittelt. Das gemeinsame Präfix „HEAD“ allein reicht nicht aus, um die Unterschiede im Gesamteindruck aufzuwiegen.

Zweite Stufe: Argumentation zur Kennzeichnungskraft und zur tatsächlichen Benutzung. Headii ist ein Fantasiewort mit sehr hoher originärer Kennzeichnungskraft. Die entgegengehaltene Marke setzt sich aus alltäglichen englischen Wörtern und einer gebräuchlichen Wortfolge zusammen; ihre Kennzeichnungskraft beruht auf der Wortkombination und der grafischen Gestaltung. Da sie zudem breit über 12 Klassen hinweg eingetragen ist, sollte ihr für technologische Waren außerhalb ihres Kernbereichs ein engerer Schutzumfang zukommen. Die Marke wurde erst 2025 eingetragen; in den Verfahrensunterlagen finden sich keine Belege für eine langjährige tatsächliche Benutzung in Kanada oder für eine bereits bestehende Bekanntheit auf dem Markt.

Dritte Stufe: Argumentation zur Art der Waren und zu den Handelswegen. In Klasse 9 bestehen nur bei einzelnen Positionen nominelle Überschneidungen; die entgegengehaltene Marke erfasst weder Videokameras noch professionelle Software zur Audio- und Videobearbeitung und damit wesentliche Kernprodukte des Mandanten. Für die technischen Dienstleistungen in Klasse 42 enthält die entgegengehaltene Marke keinerlei entsprechende Positionen. Die Zielkundengruppen, Vertriebswege und Nutzungssituationen beider Seiten unterscheiden sich erheblich. Ergänzend wurde darauf verwiesen, dass dieselbe Marke in den USA und im Vereinigten Königreich bereits nach materieller Prüfung eingetragen worden war.

Strategisch wurden zwei bewusste Begrenzungen beibehalten: Zentrale Warenpositionen wie „Kopfhörer“ sollten nicht gestrichen werden, um eine teilweise Zulassung zu erreichen. Ferner wurde lediglich geltend gemacht, dass „in den Verfahrensunterlagen keine Benutzungsnachweise vorliegen“, ohne kategorisch zu behaupten, die entgegengehaltene Marke sei in Kanada nicht benutzt worden. Sobald seit der Eintragung der entgegengehaltenen Marke drei Jahre vergangen sind, kann ergänzend ein Löschungsverfahren wegen Nichtbenutzung eingeleitet werden, um das entgegenstehende Recht an der Wurzel zu beseitigen.

(3)Ergebnisse der Tätigkeit

·Abschluss der umfassenden rechtlichen Bewertung des kanadischen Zurückweisungsfalls und Erstellung eines Berichts zur Eintragungsfähigkeit sowie zur Notwendigkeit einer erneuten Prüfung

·Aufbau einer dreistufigen rechtlichen Argumentation aus „Einwendungen zur Ähnlichkeit im Gesamteindruck + Einwendungen zur Kennzeichnungskraft + Einwendungen zu Waren und Vertriebswegen“ und Ausarbeitung einer förmlichen Stellungnahme in englischer Sprache

·Zusammenstellung von Belegen für die früheren Eintragungen in den USA und im Vereinigten Königreich sowie gleichzeitige Entwicklung eines gestuften Plans zur Beseitigung entgegenstehender Rechte: „aktuelle Stellungnahme + Löschung wegen Nichtbenutzung nach Ablauf von drei Jahren“

·Klärung der Verfahrensfristen, des Kostenrahmens und sämtlicher Verfahrensschritte zur Sicherstellung der fristgerechten Einreichung der Stellungnahme

[Schlüsselbegriffe]Zurückweisung einer Markenanmeldung in Kanada; Verwechslungsgefahr nach 12(1)(d); Gesamtvergleich; Löschung wegen Nichtbenutzung