Fall 6 | Markenwiderspruch eines Unternehmens für intelligente Hardware in Vietnam – zweigleisiges Vorgehen gegen massenhaftes Horten von Marken durch Priorität und Darlegung der Bösgläubigkeit
[Fallüberblick]
(1)Hintergrund des Falls
Ein führendes chinesisches Technologieunternehmen für Open-Source-Hardware und Edge-KI vertreibt hauptsächlich elektronische Hardwareprodukte der Klasse 9, darunter eingebettete Computer, Einplatinencomputer und Mikrocontroller. Seine zentrale Wortmarke wird seit 2008 ununterbrochen geschäftlich benutzt und wurde bereits in zahlreichen Ländern und Regionen weltweit zur Eintragung gebracht. Anfang 2026 reichte das Unternehmen zunächst in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong eine Anmeldung seiner zentralen Marke in Klasse 9 ein. Anschließend reichte es nach den Prioritätsregeln der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums innerhalb der sechsmonatigen Prioritätsfrist eine entsprechende Markenanmeldung beim vietnamesischen Amt für geistiges Eigentum ein. Als Prioritätstag gilt damit der Tag der Anmeldung in Hongkong.
Ein örtliches vietnamesisches Unternehmen reichte nach unserem Prioritätstag, jedoch vor der Einreichung unserer Anmeldung in Vietnam, eine Anmeldung der hier angegriffenen Marke ein. Das Zeichen kopiert vollständig die Schriftgestaltung, die Farbgestaltung und den offiziellen Werbeslogan unserer zentralen Marke. Die benannten Waren überschneiden sich in hohem Maße mit unseren wesentlichen Geschäftsfeldern. Nach der Prüfung durch das vietnamesische Amt für geistiges Eigentum wurde die Marke zur Veröffentlichung gebracht. Die gesetzliche Widerspruchsfrist beträgt drei Monate ab dem Tag der Veröffentlichung und kann nicht verlängert werden.
Die Hintergrundprüfung ergab, dass der vietnamesische Anmelder innerhalb kurzer Zeit gebündelt mehr als zehn Markenanmeldungen eingereicht hatte. Sämtliche Anmeldungen kopierten unmittelbar etablierte Geschäftskennzeichen mehrerer bekannter Elektronik- und Technologiemarken aus verschiedenen Ländern. Dies ging offenkundig über seine eigenen normalen geschäftlichen Kapazitäten hinaus; zudem fehlte eine ernsthafte Benutzungsabsicht. Es handelte sich somit um ein systematisches, bösgläubiges Vorgehen zur massenhaften unberechtigten Anmeldung und Hortung von Marken. Nach der Mandatsübernahme leiteten wir gemeinsam mit einer örtlichen vietnamesischen Vertretung für geistiges Eigentum innerhalb der gesetzlichen Frist sämtliche Maßnahmen zur Rechtsdurchsetzung im Markenwiderspruchsverfahren ein.
(2)Vertretungsstrategie
In diesem Fall wurde eine dreistufige rechtliche Argumentation verfolgt: „ältere Priorität als Kernargument, bösgläubige Markenanmeldung als Verstärkung und Verwechslungsgefahr als zusätzliche Stütze“. Ergänzend wurde eine zweigleisige Strategie aus Verfahrensmaßnahmen und geschäftlichem Druck eingesetzt:
1. Argumentation aus dem vorrangigen Recht: Gestützt auf das im vietnamesischen Gesetz über geistiges Eigentum verankerte Prioritätsprinzip wurde geltend gemacht, dass unserer vietnamesischen Marke ein früherer Prioritätstag zusteht. Die angegriffene Marke ist dem durch unser älteres Recht geschützten Zeichen hochgradig ähnlich, und die benannten Waren sind ebenfalls hochgradig ähnlich. Ihre Eintragung ist daher nach geltendem Recht zu versagen.
2. Darlegung der Tatsachen zur Bösgläubigkeit: Anhand einer Reihe von Umständen – darunter die gebündelte Anmeldung bekannter fremder Marken innerhalb kurzer Zeit, die Überschreitung normaler geschäftlicher Kapazitäten und das Fehlen einer ernsthaften Benutzungsabsicht – wurde unter Berufung auf die einschlägigen Bestimmungen des vietnamesischen Gesetzes über geistiges Eigentum zu bösgläubigen Eintragungen dargelegt, dass das Verhalten gegen die anständigen Gepflogenheiten im Geschäftsverkehr verstößt und die gesetzlichen Zurückweisungsgründe erfüllt.
3. Ergänzende Argumentation zu Verwechslungsgefahr und Bekanntheit: Durch Nachweise über die mehr als zehnjährige weltweite Benutzung unserer Marke, den weltweiten Vertrieb und die Werbeaktivitäten sowie örtliche Vertriebskanäle und die bestehende Marktbekanntheit in Vietnam wurde dargelegt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise leicht über die Herkunft der Waren getäuscht werden und Verwechslungen unterliegen können. Dadurch wurde die Tatsachengrundlage des Widerspruchs gestärkt.
4. Steuerung des gesamten Verfahrens: Die Sammlung und Aufbereitung der Beweismittel, die Erstellung und Freigabe der zweisprachigen Widerspruchsschrift sowie deren Einreichung über das amtliche elektronische Portal wurden in aufeinanderfolgenden Phasen vorangetrieben. Gleichzeitig wurde dem unberechtigten Markenanmelder ein anwaltliches Schreiben übermittelt, um auf zwei Wegen Druck auszuüben. Für den Fall eines ungünstigen Ausgangs des Widerspruchs wurde ein Antrag auf Nichtigerklärung als weiterer Rechtsbehelf vorgesehen; parallel wurde der Prüfungsfortschritt unserer eigenen Markenanmeldung verfolgt.
(3)Ergebnisse der Tätigkeit
Umfassende Aufarbeitung der älteren Rechte, Darlegung der rechtlichen Wirkung und der Geltendmachung der Priorität sowie Festlegung des zentralen rechtlichen Ansatzes für den Widerspruch
Umfassende Untersuchung des Markenanmeldeverhaltens der Gegenseite, Sicherung einer Beweiskette für die bösgläubige massenhafte unberechtigte Anmeldung und Hortung von Marken sowie Entwicklung einer gezielten Argumentation zur bösgläubigen Anmeldung
Aufbau einer dreistufigen Verteidigungsargumentation aus „Priorität + bösgläubiger Anmeldung + Verwechslungsgefahr“, Fertigstellung der Widerspruchsbegründung und Prüfung ihrer Vereinbarkeit mit den rechtlichen Anforderungen sowohl auf chinesischer als auch auf vietnamesischer Seite
Erstellung eines Leitfadens zur Beweissammlung für das gesamte Verfahren und eines Plans zur Steuerung der Verfahrensschritte, ergänzt durch eine Strategie zur Druckausübung mittels anwaltlichen Schreibens und einen vorsorglichen Plan für weitere Rechtsbehelfe
[Schlüsselbegriffe]Markenwiderspruch in Vietnam; Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft; bösgläubige unberechtigte Markenanmeldung; massenhaftes Horten von Marken