Caso 5 | Denegación del registro de una marca de una empresa de dispositivos inteligentes de imagen y hardware ponible: comparación de conjunto para rebatir la apreciación de confusión basada en un «prefijo común»

[El caso de un vistazo]

(1) Aspectos centrales del caso

Una empresa de dispositivos inteligentes de imagen y hardware ponible, cuya actividad principal comprende equipos de imagen, auriculares, hardware ponible y servicios de software complementarios, solicitó marcas en el extranjero a nombre de su entidad extranjera. El 22 de agosto de 2025, el cliente presentó en Canadá una solicitud de registro de «Headii» en las clases 9 y 42.

El 12 de mayo de 2026, la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual emitió un primer informe de examen en el que, con arreglo al artículo 12(1)(d) de la Ley de Marcas canadiense, apreció confusión entre dicha marca y «HEADY ON THE ROAD», con número de registro TMA1,295,468, cuyo titular es EXCEL TEAM MANAGEMENT LIMITED. La objeción abarcaba todos los productos y servicios designados.

El asunto presentaba tres dificultades principales: la apreciación de confusión del examinador se centraba en el prefijo de cuatro letras «HEAD», común a ambas marcas, con una tendencia a comparar sus elementos de forma fragmentada, por lo que rebatirla exigía devolver el análisis a las marcas en su conjunto; la marca citada como anterioridad no se había registrado hasta marzo de 2025 y aún no habían transcurrido tres años desde su registro, por lo que no era posible solicitar su cancelación por falta de uso; ambas marcas coincidían en productos de auriculares de la clase 9, una categoría principal para el cliente, y las solicitudes de registro complementarias previstas por este también se verían condicionadas por la marca citada.

(2) Estrategia de representación

El equipo de marcas de Liangma coordinó la estrategia de defensa y el análisis jurídico en chino y, en colaboración con el despacho local asociado en Canadá, elaboró una contestación formal en inglés, articulando una defensa de tres niveles en torno a los cinco factores legales del artículo 6(5) de la Ley de Marcas canadiense.

Primer nivel: impugnar la apreciación de similitud mediante una comparación de conjunto que sustituya el análisis fragmentado de los elementos. En el plano visual, Headii es una palabra de fantasía de seis letras, puramente denominativa, mientras que la marca citada es una expresión de cuatro palabras con diseño gráfico, en la que «ON THE ROAD» constituye la parte visual esencial para su identificación por los consumidores; en el plano fonético, la primera tiene dos sílabas y termina en una singular doble «i», mientras que la segunda es una expresión de cinco sílabas, con un ritmo de pronunciación completamente distinto; en el plano conceptual, la primera carece de significado en el diccionario y la segunda evoca un estilo de vida de «viaje por la carretera». El mero hecho de compartir el prefijo «HEAD» no basta para neutralizar las diferencias de conjunto.

Segundo nivel: cuestionar el carácter distintivo y los hechos relativos al uso. Headii es una palabra de fantasía con un carácter distintivo intrínseco muy elevado; la marca citada combina palabras inglesas cotidianas con una expresión de uso común, y su capacidad de identificación procede de la combinación de palabras y del diseño gráfico. Además, está registrada ampliamente en 12 clases, por lo que debe aplicársele un ámbito de protección más limitado respecto de los productos tecnológicos ajenos a su actividad principal. Dicha marca no completó su registro hasta 2025 y no consta en el expediente prueba de un uso efectivo prolongado en Canadá ni de que haya adquirido notoriedad en el mercado.

Tercer nivel: cuestionar la apreciación relativa a la naturaleza de los productos y los canales comerciales. En la clase 9 solo existe una coincidencia nominal en determinados productos; la marca citada no abarca productos esenciales del cliente, como cámaras de vídeo o software profesional de edición de audio y vídeo; los servicios tecnológicos de la clase 42 no tienen ningún equivalente en la marca citada; los públicos destinatarios, los canales de venta y los contextos de consumo de ambas partes presentan diferencias significativas. Como argumento complementario, se aportó que la misma marca ya había superado el examen de fondo y obtenido el registro en Estados Unidos y el Reino Unido.

La estrategia mantuvo dos límites deliberados: no eliminar productos esenciales, como los «auriculares», para obtener una aceptación parcial; y limitarse a sostener que «no consta prueba de uso en el expediente», sin afirmar categóricamente que la marca citada no se hubiera utilizado en Canadá. Una vez transcurridos tres años desde el registro de la marca citada, podrá iniciarse, como medida complementaria, un procedimiento de cancelación por falta de uso para eliminar de raíz el obstáculo derivado de ese derecho.

(3) Resultados del servicio

·Se completó la evaluación integral del expediente de denegación canadiense y se emitió un informe de evaluación de la registrabilidad y de análisis de la necesidad de solicitar una revisión

·Se articuló una argumentación jurídica de tres niveles —«defensa basada en la comparación de conjunto de la similitud + defensa relativa al carácter distintivo + defensa relativa a los productos y los canales comerciales»— y se elaboró una contestación formal en inglés

·Se organizaron los documentos acreditativos de los registros anteriores en Estados Unidos y el Reino Unido y se diseñó simultáneamente un plan por fases para eliminar obstáculos a los derechos: «contestación actual + cancelación por falta de uso una vez transcurridos tres años»

·Se concretaron los plazos del asunto, los límites de costes y los hitos de todo el procedimiento, garantizando la presentación de la contestación dentro de plazo

[Palabras clave]Denegación de marcas en Canadá Confusión conforme al artículo 12(1)(d) Comparación de conjunto Cancelación por falta de uso