사례 5 | 어느 스마트 영상기기·웨어러블 하드웨어 기업의 상표등록 거절 사건 — 전체적 대비를 통해 ‘공통 접두부’에 기초한 혼동 판단에 대응
[사건 개요]
(1)사안의 핵심
어느 스마트 영상기기·웨어러블 하드웨어 기업은 영상기기, 헤드폰, 웨어러블 하드웨어 및 관련 소프트웨어 서비스를 주력으로 하며, 해외 법인 명의로 해외 상표를 출원하였다. 2025년 8월 22일, 의뢰인은 캐나다에서 “Headii”에 대하여 제9류 및 제42류 상표등록을 출원하였다.
2026년 5월 12일, 캐나다 지식재산청은 최초 심사의견을 통지하고, 「상표법」 제12(1)(d)조에 따라 해당 상표가 등록번호 TMA1,295,468의 “HEADY ON THE ROAD”(권리자 EXCEL TEAM MANAGEMENT LIMITED)와 혼동을 일으킨다고 판단하였다. 심사의견은 모든 지정상품 및 서비스에 적용되었다.
이 사건의 핵심 난점은 세 가지였다. 심사관의 혼동 판단은 두 상표가 공유하는 네 글자 접두부 “HEAD”에 초점을 맞추어 구성요소를 분리하여 대비하는 경향이 있었으므로, 이를 뒤집으려면 판단의 관점을 상표 전체로 되돌려야 했다. 인용상표는 2025년 3월에야 등록되어 현시점에서는 3년이 경과하지 않았으므로 불사용을 이유로 취소를 신청할 수 없었다. 양측의 제9류 상품 중 헤드폰 관련 항목이 중복되는데, 헤드폰은 의뢰인의 주력 품목이므로 의뢰인이 향후 계획한 추가 등록출원 역시 해당 인용상표의 제약을 받게 되는 상황이었다.
(2)대리 방안
량마 상표팀은 반박 전략과 중국어 법률 분석을 총괄하고, 캐나다 현지 협력 법률사무소와 함께 정식 영문 답변서를 작성하여 「상표법」 제6(5)조의 다섯 가지 법정 요소를 중심으로 3단계 반박 체계를 구축하였다.
첫 번째 단계에서는 유사성 판단에 이의를 제기하고, 구성요소별 분리 분석을 전체적 대비로 대체하였다. 외관상 Headii는 여섯 글자로 된 문자만의 조어상표인 반면, 인용상표는 도형 디자인을 포함한 네 단어의 문구로서 “ON THE ROAD”가 소비자 식별 시 핵심적인 시각적 부분을 이룬다. 호칭상 전자는 2음절로 특이한 이중 “i”로 끝나는 반면, 후자는 5음절의 문구이므로 발음의 리듬이 완전히 다르다. 관념상 전자는 사전적 의미가 없는 반면, 후자는 “여행길 위에서”라는 생활방식의 이미지를 전달한다. “HEAD”라는 접두부만 공유한다는 사실로 전체적인 차이를 상쇄할 수는 없다.
두 번째 단계에서는 식별력과 사용 사실을 다투었다. Headii는 조어로서 본래적 식별력이 매우 강하다. 인용상표는 일상적인 영어 단어와 일반적인 문구의 결합으로 이루어져 식별력이 단어의 조합과 도형 디자인에서 비롯되며, 12개 류에 걸쳐 광범위하게 등록되어 있으므로 핵심 분야가 아닌 기술 관련 상품에 대해서는 더 좁은 보호범위를 적용해야 한다. 해당 상표는 2025년에야 등록되었고, 사건 기록상 캐나다 내에서 장기간 실제로 사용되었거나 시장에서 인지도를 확보하였음을 입증하는 증거가 없다.
세 번째 단계에서는 상품의 성질과 거래 경로를 다투었다. 제9류에서는 일부 항목에만 명목상 중복이 있으며, 인용상표는 비디오카메라, 전문 영상·음향 편집 소프트웨어 등 의뢰인의 핵심 상품을 포함하지 않는다. 제42류 기술 서비스에 대해서는 인용상표에 대응하는 항목이 전혀 없으며, 양측의 목표 고객층, 판매 경로 및 소비 상황에도 현저한 차이가 있다. 또한 동일한 상표가 미국과 영국에서 이미 실체심사를 거쳐 등록되었다는 점을 보조 논거로 추가하였다.
전략상 두 가지 절제 원칙을 유지하였다. 일부 항목의 등록을 얻기 위하여 “헤드폰” 등 핵심 상품 항목을 삭제하지 않으며, ‘사건 기록상 사용 증거가 없다’고만 주장하고 인용상표가 캐나다에서 사용되지 않았다고 단정하지 않는다는 것이다. 인용상표의 등록 후 3년이 경과하면 불사용 취소 절차를 추가로 개시하여 권리 장애를 근원적으로 제거할 수 있다.
(3)업무 수행 성과
·캐나다 거절 사건 전반에 대한 검토를 완료하고, 등록 가능성 평가 및 재심사 필요성 분석 보고서를 작성하였다
·‘전체적 유사성에 관한 반박 + 식별력에 관한 반박 + 상품 및 거래 경로에 관한 반박’의 3단계 법률 논증 체계를 구축하고, 정식 영문 답변서를 작성하였다
·미국·영국의 선행 등록을 뒷받침하는 자료를 정리하고, ‘현 단계 답변 + 등록 후 3년 경과 시 불사용 취소’라는 단계별 권리 장애 해소 방안을 함께 수립하였다
·사건의 기한, 비용 범위 및 전 절차의 주요 진행 시점을 명확히 하여 기한 내 답변 제출을 보장하였다
[핵심어]캐나다 상표 거절 12(1)(d) 혼동 전체적 대비 불사용 취소