Cas 5 | Refus d’enregistrement d’une marque d’une entreprise spécialisée dans l’imagerie intelligente et les équipements connectés portables — Contester une appréciation de la confusion fondée sur un « préfixe commun » par une comparaison d’ensemble

[L’affaire en bref]

(1)Les faits et les enjeux

Une entreprise spécialisée dans l’imagerie intelligente et les équipements connectés portables, dont l’activité principale porte sur les appareils d’imagerie, les casques et écouteurs, les équipements connectés portables et les services logiciels associés, dépose ses demandes de marques à l’étranger au nom de son entité établie hors de Chine. Le 22 août 2025, le client a déposé au Canada une demande d’enregistrement de « Headii » dans les classes 9 et 42.

Le 12 mai 2026, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a émis un premier rapport d’examen, considérant, sur le fondement de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, que cette marque créait de la confusion avec « HEADY ON THE ROAD », enregistrée sous le numéro TMA1,295,468 et détenue par EXCEL TEAM MANAGEMENT LIMITED. Le rapport d’examen concernait l’ensemble des produits et services désignés.

L’affaire présentait trois difficultés principales: l’appréciation de la confusion par l’examinateur reposait essentiellement sur le préfixe de quatre lettres « HEAD » commun aux deux marques, avec une tendance à comparer leurs éléments isolément; pour la contester, il fallait recentrer l’appréciation sur les marques prises dans leur ensemble. La marque citée n’ayant été enregistrée qu’en mars 2025, le délai de trois ans n’était pas encore écoulé, ce qui excluait à ce stade une demande de radiation pour défaut d’emploi. Enfin, les produits des deux parties se recoupaient en classe 9 pour les casques et écouteurs, qui constituent une catégorie majeure de produits du client; les demandes d’enregistrement complémentaires envisagées par celui-ci seraient également entravées par cette marque citée.

(2)Stratégie de représentation

L’équipe marques de Liangma a coordonné la stratégie de défense et l’analyse juridique en chinois, et a élaboré une réponse formelle en anglais avec un cabinet d’avocats partenaire local au Canada. Elle a structuré une argumentation à trois niveaux autour des cinq facteurs légaux prévus au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce.

Premier niveau: contester l’appréciation de la similitude en substituant une comparaison d’ensemble à la décomposition des éléments. Sur le plan visuel, Headii est un mot inventé de six lettres, purement verbal, tandis que la marque citée est une expression de quatre mots comportant une présentation graphique, dans laquelle « ON THE ROAD » constitue un élément visuel central pour l’identification par les consommateurs. Sur le plan phonétique, la première comporte deux syllabes et une terminaison particulière en double « i », tandis que la seconde est une expression de cinq syllabes, avec un rythme de prononciation entièrement différent. Sur le plan conceptuel, la première n’a pas de définition dans le dictionnaire, tandis que la seconde évoque un mode de vie associé au voyage, « sur la route ». Le seul préfixe commun « HEAD » ne suffit pas à effacer les différences d’ensemble.

Deuxième niveau: contester le caractère distinctif et les faits relatifs à l’emploi. Headii est un terme inventé doté d’un très fort caractère distinctif inhérent; la marque citée associe des mots anglais courants et une expression usuelle, son pouvoir distinctif provenant de cette combinaison de mots et de sa présentation graphique. En outre, elle fait l’objet d’un enregistrement étendu dans 12 classes et devrait bénéficier d’une protection plus étroite pour les produits technologiques ne relevant pas de son activité principale. Cette marque n’a été enregistrée qu’en 2025, et aucun élément au dossier ne démontre un emploi effectif de longue durée au Canada ni une notoriété acquise sur ce marché.

Troisième niveau: examiner la nature des produits et les circuits commerciaux. En classe 9, seuls quelques produits présentent un recoupement nominal; la marque citée ne couvre pas les produits essentiels du client, tels que les caméras et les logiciels professionnels de montage audiovisuel. Les services techniques de la classe 42 n’ont aucun équivalent dans le libellé de la marque citée. Les clientèles cibles, les canaux de vente et les situations de consommation des deux parties diffèrent sensiblement. Un argument complémentaire a également été avancé: la même marque a déjà fait l’objet d’un examen au fond et obtenu son enregistrement aux États-Unis et au Royaume-Uni.

La stratégie respecte deux limites: ne pas supprimer des produits essentiels tels que les « casques et écouteurs » pour obtenir une acceptation partielle; se borner à soutenir qu’« aucune preuve d’emploi ne figure au dossier », sans affirmer catégoriquement que la marque citée n’a pas été employée au Canada. Une fois écoulés trois ans à compter de l’enregistrement de la marque citée, une procédure de radiation pour défaut d’emploi pourra également être engagée afin d’éliminer à la source l’obstacle constitué par ce droit.

(3)Prestations réalisées

· Réalisation d’une analyse complète du dossier de refus au Canada et établissement d’un rapport d’évaluation de l’enregistrabilité et de la nécessité de solliciter un réexamen

· Construction d’une argumentation juridique à trois niveaux — contestation de la similitude d’ensemble, argumentation sur le caractère distinctif et argumentation sur les produits et les circuits commerciaux — et rédaction d’observations formelles en anglais

· Organisation des pièces justificatives relatives aux enregistrements antérieurs aux États-Unis et au Royaume-Uni, et élaboration parallèle d’un plan échelonné de levée des obstacles juridiques: réponse immédiate, puis radiation pour défaut d’emploi après l’expiration du délai de trois ans

· Définition des délais du dossier, du périmètre des frais et de l’ensemble des étapes procédurales afin d’assurer le dépôt de la réponse dans les délais

[Mots-clés]Refus de marque au Canada; confusion au sens de l’alinéa 12(1)d); comparaison d’ensemble; radiation pour défaut d’emploi