Cas 6 | Opposition à une marque au Vietnam pour une entreprise de matériel intelligent — Combattre l’accumulation massive de marques par une double argumentation fondée sur la priorité et la mauvaise foi

[L’affaire en bref]

(1)Contexte de l’affaire

Une entreprise chinoise de premier plan dans le domaine du matériel open source et de l’IA en périphérie, dont l’activité principale porte sur des produits électroniques matériels de classe 9, notamment des ordinateurs embarqués, des ordinateurs monocartes et des microcontrôleurs, utilise commercialement sa marque verbale principale de manière continue depuis 2008 et a déjà procédé à des enregistrements de marque dans de nombreux pays et territoires. Début 2026, cette entreprise a d’abord déposé à Hong Kong, en Chine, une demande de marque de classe 9 pour sa marque principale, puis a déposé la demande correspondante auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Vietnam dans le délai de priorité de six mois prévu par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. La date de priorité remonte ainsi à la date du dépôt à Hong Kong.

Une entreprise locale vietnamienne a déposé la demande d’enregistrement de marque en cause après notre date de priorité, mais avant le dépôt de notre demande au Vietnam: le signe reproduit intégralement le graphisme des caractères, les couleurs et le slogan officiel de notre marque principale, et les produits désignés recoupent très largement les principales catégories de produits que nous commercialisons. Après examen par l’Office de la propriété intellectuelle du Vietnam, cette marque a fait l’objet d’une publication. Le délai légal d’opposition est de 3 mois à compter de la publication et ne peut être prorogé.

Les vérifications effectuées ont révélé que ce déposant vietnamien avait déposé, sur une courte période, plus de dix demandes de marques reproduisant directement des signes commerciaux établis de plusieurs marques renommées de l’électronique et de la technologie, originaires de différents pays. Ces dépôts dépassaient manifestement ses capacités normales d’exploitation et ne reposaient sur aucune intention réelle d’usage, caractérisant une démarche de mauvaise foi consistant à déposer et à accumuler systématiquement des marques de tiers en nombre. Après avoir été mandatés par le client, nous avons engagé, avec un cabinet local vietnamien de conseil en propriété intellectuelle, l’ensemble des démarches de défense des droits par voie d’opposition dans le délai légal.

(2)Stratégie de représentation

L’affaire repose sur une argumentation juridique à trois niveaux: le droit de priorité antérieur comme fondement principal, le dépôt de mauvaise foi comme argument de renfort et le risque de confusion comme élément d’appui. Elle s’accompagne d’une stratégie à deux volets associant conduite de la procédure et pression commerciale:

1. Argumentation fondée sur les droits essentiels: sur le fondement du principe du premier dépôt prévu par la Loi vietnamienne sur la propriété intellectuelle, soutenir que notre marque vietnamienne bénéficie d’une date de priorité antérieure et que, la marque contestée étant très similaire au signe sur lequel portent nos droits antérieurs et les produits désignés étant très similaires, son enregistrement doit être refusé conformément à la loi.

2. Démonstration de la mauvaise foi: en s’appuyant sur un ensemble de faits — dépôts massifs, sur une courte période, de marques renommées appartenant à des tiers, dépassement des capacités normales d’exploitation et absence d’intention réelle d’usage —, invoquer les dispositions de la Loi vietnamienne sur la propriété intellectuelle relatives à l’enregistrement de mauvaise foi pour démontrer que ce comportement contrevient aux usages honnêtes du commerce et relève des motifs légaux de refus.

3. Éléments d’appui relatifs à la confusion et à la notoriété: produire les preuves de plus de dix ans d’usage mondial de notre marque, du déploiement international des ventes et de la communication, ainsi que des circuits de distribution locaux au Vietnam et de la connaissance de la marque sur ce marché, afin de démontrer que le public pertinent risque de se méprendre sur l’origine des produits et de renforcer le fondement factuel de l’opposition.

4. Maîtrise de l’ensemble de la procédure: organiser par étapes la collecte et le classement des preuves, la rédaction et la validation de l’acte d’opposition bilingue, puis son dépôt sur le portail électronique officiel; adresser parallèlement une lettre d’avocat à l’auteur du dépôt abusif afin d’exercer une pression sur deux fronts; prévoir une demande en nullité en cas d’issue défavorable de l’opposition, tout en suivant l’examen de notre propre demande de marque.

(3)Prestations réalisées

Réalisation d’un examen complet des droits antérieurs, démonstration de la portée juridique de la priorité et de ses modalités d’application, et définition du fondement principal de l’opposition au titre des droits antérieurs

Réalisation d’une enquête complète sur les dépôts de marques de la partie visée par l’opposition, constitution d’un faisceau de preuves de la mauvaise foi liée aux dépôts abusifs et à l’accumulation massive de marques, et élaboration d’une argumentation spécifique sur l’enregistrement de mauvaise foi

Construction d’une argumentation à trois niveaux — priorité, enregistrement de mauvaise foi et risque de confusion —, rédaction du mémoire exposant les motifs de l’opposition et vérification de sa conformité juridique par les équipes chinoise et vietnamienne

Élaboration de consignes de collecte des preuves pour l’ensemble de la procédure et d’un plan de maîtrise des échéances procédurales, accompagnés d’une stratégie de pression par lettre d’avocat et d’un plan prévisionnel des voies de recours ultérieures

[Mots-clés]Opposition à une marque au Vietnam; priorité au titre de la Convention de Paris; dépôt abusif de marque de mauvaise foi; accumulation massive de marques