Caso 5 | Indeferimento de pedido de registro de marca de uma empresa de equipamentos de imagem inteligentes e dispositivos vestíveis — Comparação do conjunto para contestar a conclusão de confusão baseada em “prefixo comum”
[Visão geral do caso]
(1)Pontos centrais do caso
Uma empresa de equipamentos de imagem inteligentes e dispositivos vestíveis, cuja atividade principal abrange equipamentos de imagem, fones de ouvido, dispositivos vestíveis e serviços de software associados, solicitou registros de marca no exterior em nome de sua entidade estrangeira. Em 22 de agosto de 2025, a cliente apresentou no Canadá um pedido de registro de “Headii” nas classes 9 e 42.
Em 12 de maio de 2026, o Escritório Canadense de Propriedade Intelectual emitiu a primeira exigência de exame, concluindo, com fundamento no artigo 12(1)(d) da Lei de Marcas, que a marca gerava confusão com “HEADY ON THE ROAD”, objeto do registro nº TMA1,295,468, de titularidade de EXCEL TEAM MANAGEMENT LIMITED. A exigência abrangia todos os produtos e serviços designados.
O caso apresentava três dificuldades centrais: a conclusão do examinador sobre a confusão se concentrava no prefixo de quatro letras “HEAD”, comum às duas marcas, revelando uma tendência à comparação fragmentada de seus elementos; para revertê-la, seria necessário reconduzir a análise às marcas em seu conjunto. A marca citada como anterioridade havia sido registrada apenas em março de 2025 e ainda não completara três anos de registro, impossibilitando, naquele momento, um pedido de cancelamento por falta de uso. Havia sobreposição de itens relativos a fones de ouvido na classe 9, uma das principais categorias de produtos da cliente, e os pedidos complementares de registro planejados pela cliente também seriam limitados por essa marca citada como anterioridade.
(2)Estratégia de representação
A equipe de marcas da Liangma coordenou a estratégia de defesa e a análise jurídica em chinês e, em conjunto com um escritório de advocacia parceiro local no Canadá, elaborou uma resposta formal em inglês, estruturando uma defesa em três níveis com base nos cinco fatores legais previstos no artigo 6(5) da Lei de Marcas.
Primeiro nível: contestar a conclusão de semelhança, substituindo a decomposição dos elementos pela comparação do conjunto. Visualmente, Headii é um vocábulo de fantasia de seis letras, exclusivamente nominativo, enquanto a marca citada como anterioridade é uma expressão de quatro palavras com elementos figurativos, na qual “ON THE ROAD” constitui a parte visual central para o reconhecimento pelos consumidores. Foneticamente, a primeira tem duas sílabas e termina com a combinação peculiar de dois “i”, enquanto a segunda é uma expressão de cinco sílabas, com ritmo de pronúncia inteiramente diferente. Conceitualmente, a primeira não possui definição em dicionário, ao passo que a segunda transmite a imagem de um estilo de vida de “viagem pela estrada”. A mera presença do prefixo comum “HEAD” não é suficiente para se sobrepor às diferenças do conjunto.
Segundo nível: contestar a distintividade e os fatos relativos ao uso. Headii é um vocábulo de fantasia com grau muito elevado de distintividade inerente; a marca citada como anterioridade é composta por palavras correntes da língua inglesa e uma expressão comum, e sua capacidade distintiva decorre da combinação das palavras e do desenho figurativo. Além disso, está registrada de maneira ampla em 12 classes, devendo receber um âmbito de proteção mais restrito em relação a produtos tecnológicos que não integram seu núcleo de atuação. Essa marca somente concluiu seu registro em 2025, e não há nos autos provas de uso efetivo prolongado no Canadá nem de notoriedade no mercado.
Terceiro nível: contestar a natureza dos produtos e os canais de comércio. Na classe 9, apenas alguns itens apresentam sobreposição nominal, e a marca citada como anterioridade não abrange produtos centrais da cliente, como câmeras de vídeo e software profissional de edição audiovisual; os serviços técnicos da classe 42 não têm qualquer item correspondente na marca citada como anterioridade; os públicos-alvo, canais de venda e contextos de consumo das partes apresentam diferenças significativas. Acrescentou-se ainda um argumento auxiliar: a mesma marca já havia passado por exame de mérito e obtido registro nos Estados Unidos e no Reino Unido.
A estratégia preservou duas cautelas: não excluir itens de produtos centrais, como “fones de ouvido”, em troca de deferimento parcial; e sustentar apenas que “não há provas de uso nos autos”, sem afirmar de modo absoluto que a marca citada como anterioridade não era utilizada no Canadá. Após essa marca completar três anos de registro, poderá ser instaurado, adicionalmente, um procedimento de cancelamento por falta de uso, para eliminar o obstáculo de direitos em sua origem.
(3)Resultados dos serviços
·Conclusão da análise integral do caso de indeferimento no Canadá, com emissão de relatório de avaliação da registrabilidade e da necessidade de reexame
·Estruturação de uma argumentação jurídica em três níveis — “defesa quanto à semelhança do conjunto + defesa quanto à distintividade + defesa quanto aos produtos e canais” — e elaboração de resposta formal em inglês
·Organização dos documentos comprobatórios dos registros anteriores nos Estados Unidos e no Reino Unido e elaboração simultânea de um plano por etapas para remoção dos obstáculos de direitos: “resposta no momento atual + cancelamento por falta de uso após completar três anos”
·Definição dos prazos do caso, dos limites de custos e dos marcos de todas as etapas processuais, assegurando a apresentação tempestiva da resposta
[Palavras-chave]Indeferimento de marca no Canadá Confusão nos termos do artigo 12(1)(d) Comparação do conjunto Cancelamento por falta de uso